Merkenrecht advocaat

Het merkenrecht is een intellectueel eigendomsrecht. Als je een merk inschrijft bij een merkenbureau, mag het door anderen alleen gebruikt worden met toestemming van jou als de rechthebbende. Met een merkinschrijving kun je dus anderen verbieden om jouw merk (of iets dat daar teveel op lijkt) onder meer te gebruiken voor producten of diensten waarvoor je het hebt geregistreerd (of: als het een “bekend” merk is, ook voor andere niet-vergelijkbare producten of diensten, waarover hieronder meer).

Wat is een merk?

Een “merk” is een teken (meestal bestaand uit letters en/of een logo) dat is ingeschreven bij een merkenbureau. Een merk kan ook een kleur zijn, een vorm, een klank of een cijfer.

Een merk moet wel voldoende onderscheidend zijn. Als een merk niet voldoende onderscheidend vermogen heeft, wordt het geweigerd door het bureau waar je het merk inschrijft. Het is dus niet mogelijk om bijvoorbeeld “hond” of “tafel” als merknaam in te schrijven. Denk aan het merk “Apple”. “Apple” heeft wel onderscheidend vermogen voor elektronica, etc., maar niet voor een appel.

Wanneer heeft een merk onderscheidend vermogen?

Een merk mag niet beschrijvend zijn voor producten en/of diensten, het mag niet worden opgevat als aanduiding van de herkomst, kwaliteit of kenmerkende eigenschappen van zijn producten en/of diensten en mag niet in strijd met de goede zeden (bijvoorbeeld niet discrimineren of beledigen).
Stel je wil heel graag de beschrijvende merknaam toch gebruiken (omdat het bijvoorbeeld commercieel goed werkt), dan zou je een creatief logo toe kunnen voegen, zodat je in ieder geval wel bescherming voor dat logo hebt. Het logo mag uiteraard dan ook niet beschrijvend zijn.

Denk dus tijdens het brainstormen over een merknaam goed na over hoe onderscheidend het is. Wij als advocaat merkenrecht kunnen je daarbij helpen.

Hoe kun je een merk inschrijven?

In tegenstelling tot het auteursrecht kent het merkenrecht wel een formeel vereiste, namelijk het inschrijven van een merk in het merkenregister. Zo kun je met behulp van een advocaat merkenrecht het merk in Nederland, België en Luxemburg laten registreren bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE), in Europa (Uniemerk) bij het Bureau voor Intellectuele Eigendom van de Europese Unie (BOIP) en in landen wereldwijd bij World Intellectual Property Organization (WIPO). Voor de aanvraag voor een Uniemerk krijg je in één keer bescherming voor alle 27 EU-landen. Bij een internationale aanvraag, wordt deze bekeken in alle landen afzonderlijk. Je kunt kiezen om bijvoorbeeld een merkaanvraag te doen voor één land maar ook vijftien. Voor een internationale registratie heb je altijd een basis merkinschrijving nodig (Benelux of EU).

Het voornaamste doel van een merkinschrijving is om daarmee anderen met een nieuw merk te verbieden jouw merk (of iets dat daar te veel op lijkt) onder meer te gebruiken voor de producten en diensten waarvoor jij je merk hebt ingeschreven. Een merk registreer je namelijk voor specifieke producten of diensten.

Het registreren van een merk is zeker niet altijd simpel. Er zijn een aantal stappen die gevolgd moeten worden:

het kiezen van een juiste merknaam;
het kiezen van de juiste categorie producten of diensten;
het kiezen van de juiste omschrijving van de producten en/of diensten;
onderzoek doen of dat merk (of iets dat daarop lijkt) al is ingeschreven voor soortgelijke producten en/of diensten;
onderzoek doen of dat merk (of iets dat daarop lijkt) al is ingeschreven voor andere producten en/of diensten maar een bekend merk is en het verwarring veroorzaakt;
er dient te worden overwogen welke producten en/of diensten in de toekomst (komende vijf jaar) met het merk gebruikt zullen worden.

Wij als merkenrecht advocaat kunnen met u samen bepalen welke klassen (categorieën) het merk ingeschreven moet worden en hoe de omschrijvingen van de producten en/of diensten moeten luiden. Naast de vraag wat je met het merk wil doen, houden wij ons ook bezig met de voorvraag of dit juridisch mág. Met andere woorden: kan het geregistreerd worden, en wordt met het merk geen inbreuk gemaakt op de rechten van anderen? Onze merkenrecht advocaten zijn ervaren om dit op voorhand te beoordelen door een secuur onderzoek uit te voeren.

Hoe lang heb je een merkregistratie?

In principe is een merkregistratie in de meeste landen vanaf de datum van de aanvraag (dit noemen we een depotdatum) tien jaar geldig. De registratie kan na die tien jaar weer verlengd worden voor tien jaar. Je betaalt dan wel vernieuwingstaksen. Het is mogelijk om onbeperkt aantal keren te verlengen, maar let op: je dient het merk normaal te gebruiken.

Houd er rekening mee dat het in bepaalde landen iets anders geldt.

Kun je een merkinschrijving ook kwijtraken?

Ja, je kunt je merkinschrijving verliezen als je het merk langer dan vijf jaar niet “normaal” hebt gebruikt. Normaal gebruik houdt in het daadwerkelijk gebruiken van een merk voor de waren en diensten waarvoor het merk is ingeschreven. Als je het merk binnen vijf jaar niet normaal gebruikt in het gebied waar je het voor hebt geschreven, dan kan het merk vervallen worden verklaard. Ook kan het niet normale gebruik van het merk tegen je worden gebruikt in een oppositieprocedure. Een oppositieprocedure is een procedure waarmee je als houder van een (ouder) merk bezwaar kan maken bij een merkenautoriteit tegen de inschrijving van een nieuwer merk.

Het is aan te raden om een nieuwe merkinschrijving te doen als je merk te veel gaat veranderen, bijvoorbeeld extra producten en/of diensten of een aangepast logo.

Wat zijn de kosten voor merkregistratie?

De kosten voor registratie van een merk bestaan uit kosten voor het deponeren van het merk en kosten voor juridische hulp van een advocaat merkenrecht.

Een aanvraag voor een merkregistratie in de Benelux kost EUR 244,- voor één klasse, en een Uniemerkregistratie kost EUR 850,- per klasse. Bij een internationale merkregistratie kunnen de kosten per land flink uiteenlopen. Je betaalt de kosten rechtstreeks aan WIPO. Hieronder vallen de kosten voor het doorsturen van de aanvraag door BOIP aan WIPO (EUR 84,-), het basistarief voor een internationale merkregistratie en de tarieven voor de merkregistratie in het betreffende land.

Wat kan je doen tegen merkinbreuk?

Merkinbreuk is als anderen zonder toestemming van de merkhouder, een geregistreerd merk (of een merk of handelsnaam wat erop lijkt) gebruiken of misbruiken. Het gaat erom dat het gebruik van het andere merk voor verwarring bij consumenten kan zorgen. Denk aan het voorbeeld van Ajax de voetbalclub en Ajax het schoonmaakmiddel. Ondanks dat het dezelfde merknaam is, kunnen de merken naast elkaar bestaan omdat er geen verwarring wordt veroorzaakt.

Als iemand inbreuk maakt op jouw merk, dan kunnen wij als advocaat merkenrecht helpen met de aanpak hiervan. Hierbij valt te denken aan het starten van een oppositieprocedure bij één van de merkenautoriteiten, het sturen van een sommatiebrief naar de inbreukmakende partij, het vorderen van schadevergoeding bij de rechter of betaling van de winst die met gebruikmaking van merk is gemaakt of overdracht van de inbreukmakende domeinnaam. Er zijn nog meer verschillende vorderingen mogelijk bij merkinbreuk, denk aan: verstrekken vernietiging van de inbreukmakende producten en het plaatsen van een rectificatie. Het is gebruikelijk om te starten met een sommatiebrief waarin wordt gevorderd om de inbreuk te staken en gestaakt te houden, en waarbij soms ook een onthoudingsverklaring wordt opgesteld om een procedure te voorkomen.

Iemand spreekt jou aan voor merkinbreuk, wat nu?

Als iemand jou aanspreekt voor inbreuk, is het verstandig om ons als advocaat merkenrecht in te schakelen. Wij zullen dan een onderzoek uitvoeren om te beoordelen of er sprake is van merkinbreuk en hoe dit verder aan te pakken. We kunnen een brief terugsturen, onderhandelen en/of ons verweren in een procedure.

Wat is een handelsnaam? Is dat hetzelfde als een merknaam?

Een handelsnaam is een naam die je gebruikt ter aanduiding van je onderneming. In Nederland verkrijg je een handelsnaam simpelweg automatisch door het gebruik ervan (toe te passen in het handelsverkeer). Denk aan het verkopen van een product met die naam, of de merknaam te zetten op het briefpapier van het bedrijf. De handelsnaam dient geregistreerd te worden bij de Kamer van Koophandel. Dit is echter geen voorwaarde voor bescherming van de handelsnaam. Ook hoeft een handelsnaam geen onderscheidend vermogen te hebben. De handelsnaam bescherming ziet alleen op bescherming binnen de regio en branche waar je actief bent met de handelsnaam.

Een handelsnaam is dus niet hetzelfde als een merknaam. Een merknaam dien je voor bepaalde klassen voor bepaalde waren en diensten te registreren in een merkenregister om jouw producten en/of diensten te onderscheiden van die van de concurrentie. Het is wel mogelijk dat een handelsnaam en een merknaam hetzelfde zijn, bijvoorbeeld als het bedrijf producten levert die de naam van het bedrijf hebben.

Wat houdt dan die handelsnaam bescherming in? Als je al een handelsnaam hebt, kun je optreden tegen een nieuwere handelsnaam als er verwarringsgevaar dreigt. Als je op basis van jouw eerdere handelsnaam wil optreden tegen een nieuwer merk zonder dat je een oudere merkinschrijving hebt, dan kun je je niet beroepen op het merkenrecht, enkel op het leerstuk van onrechtmatigheid. Dit is een lastigere procedure om je gelijk te halen.

Wat is merkverwatering?

Door een grote bekendheid bij het publiek, is het mogelijk dat een merknaam zo vaak wordt gebruikt om een bepaald type product aan te duiden, dat de merknaam een synoniem wordt voor de soortnaam van het product. Denk aan Maxi Cosi, Luxaflex en Glassex. Een productsoort wordt als het ware ingeburgerd onder de merknaam. Door merkverwatering is het risico op het verliezen van het merkenrecht groter. Het is belangrijk om de merknaam te beschermen en te voorkomen dat het merk verwaterd raakt, om de waarde en onderscheidend vermogen van het merk te bewaren. Je kan merkbewaking inschakelen om merkverwatering te voorkomen.

Concluderend, bescherming van een merk ontstaat niet vanzelf. Wij hebben als advocaat merkenrecht alle kennis in huis om jou onder andere bij te staan bij de registratie van een merk, of wanneer je wil optreden tegen een inbreuk, of wanneer je zelf (vermeend) inbreuk hebt gemaakt op een ouder merk.